Cómo registrar una marca a nivel internacional?

En el proceso de un registro internacional intervienen tres actores principales:
1. La Oficina de Origen (de la solicitud o registro de base);
2. La Oficina Internacional, y
3. Las Oficinas Nacionales designadas en la solicitud.
En razón de lo anterior, es que México, así como cada una de las partes contratantes del Protocolo de Madrid, puede desempeñar dos papeles:
a) Como Oficina  de Origen (OO) y
b) Como Oficina Designada (OD).

 Además de éstas siempre estará presente la OMPI como Oficina Internacional. En el siguiente esquema se muestra el procedimiento de la solicitud internacional de forma general:

El procedimiento de tramitación de la solicitud de marca internacional se lleva en cabo tres etapas principales:

  • La presentación y revisión de datos para la certificación de la solicitud internacional ante la Oficina de Origen,
  • El estudio de formalidades, publicación y remisión a las Oficinas Designadas por la Oficina internacional, y
  • La recepción y análisis de fondo (concesión o negativa de registro) por parte de cada Oficina Designada. (4)

Etapa 1.

La Oficina de Origen es aquélla en la que se inicia el trámite mediante la presentación de la solicitud de marca internacional y donde con anterioridad se solicitó o registró la marca de base. En el caso de México es el IMPI, a través de la Dirección Divisional de Marcas (DDM).
Importante: La OMPI no recibe directamente las solicitudes internacionales; éstas siempre deben ser presentadas a través del IMPI, de lo contrario la solicitud será devuelta por la Oficina Internacional, sin realizar el estudio correspondiente.
La solicitud internacional se deberá presentar en el IMPI a través del  área de recepción de la DDM, en las oficinas regionales del IMPI o en las delegaciones de la Secretaría de Economía.

¿Qué requisitos debo cumplir para la presentación de la solicitud internacional ante el IMPI?
El procedimiento inicia presentando lo siguiente:

  • Formulario MM2, en idioma español y completado en su totalidad a máquina.

Los datos básicos que deben figurar en la solicitud internacional son:

  • Nombre y dirección del solicitante;
  • Fecha de presentación y número de la solicitud o del registro de marca base en el IMPI;
  • Reproducción de la marca y cualquier indicación relativa al signo que constituye la marca;
  • Productos y servicios para los que se pide la protección, con sus correspondientes clases;
  • Países u organizaciones intergubernamentales que se designan para extender la protección de la marca, y
  • El cálculo de tasas.
  • La solicitud deberá ser firmada por el interesado o su representante. La falta de firma producirá el desechamiento de plano de dicha solicitud.

Aunado a lo anterior, el solicitante deberá presentar el comprobante de pago de las tarifas nacionales :

      • Por concepto del artículo 36b)1 por el estudio de certificación de la solicitud internacional, cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase y
      • Por concepto del artículo 36b)2 por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina Internacional.

Importante: El solicitante de la marca internacional debe asegurarse de lo siguiente:

  • Que la marca y el titular de la solicitud internacional sean los mismos que los que figuran en la solicitud o registro de base, previamente presentada o registrada ante el IMPI.
  • Que la redacción de los productos o servicios de solicitud internacional coincida con los productos o servicios, pudiendo limitar éstos  respecto a los que contempla la solicitud o registro de base. No se pueden adicionar productos y servicios a los incluidos en la solicitud o registro de base.
  • El pago de las tasas internacionales se debe realizar directamente a la Oficina Internacional OMPI, en francos suizos (23). Es recomendable que al momento de presentar la solicitud internacional se haya realizado el cálculo de las tasas internacionales y el método que utilizará para su pago. Para determinar el monto de las tasas puede consultar la herramienta electrónica que la OMPI tiene disponible en su sitio web (21).
  • En algunos países o partes contratantes del Protocolo (Oficinas Designadas) se solicita información adicional a la solicitud de registro internacional, por lo que es importante que una vez que se haya decidido en qué países o partes designadas se solicitará el registro internacional, se revise en las Oficinas de Propiedad Intelectual (páginas web, o con los directamente responsables de la atención de este tipo de solicitudes) las peculiaridades en cada Oficina Designada

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos con Estados Unidos, ya que cuando se designa a este país contratante, adicional al formulario MM2, se debe acompañar la “declaración de intención de uso”, (formulario MM18 especial para EEUU y que siempre se presentará en inglés).

Asimismo, cabe mencionar que el incumplimiento a cualquiera de los puntos señalados con antelación,  genera requisitos, el pago de tarifas nacionales o tasas internacionales (según sea el caso)  y en general tardanza en el proceso del trámite y puede tener como consecuencia el desechamiento o abandono, respecto a la solicitud internacional.

Etapa 2.

La Oficina Internacional revisa las solicitudes, a efecto de verificar que cumplan con las normas establecidas en el Protocolo y en su Reglamento de Ejecución Común

Este examen se limita a cuestiones formales tales como:

  • La clasificación y verificación de la lista de productos y/o servicios, para lo cual el usuario debió consultar laClasificación de Niza vigente;
  • La comprobación del pago de las tasas internacionales,
  • Es competente para efectuar la clasificación de elementos figurativos de las solicitudes de conformidad con la Clasificación de Viena

A) La solicitud internacional cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo y su Reglamento

Si la solicitud cumple con las cuestiones formales, la OI realiza las siguientes acciones:

  • Otorga un número internacional a la solicitud,
  • Registra la marca en el Registro Internacional,
  • Publica el registro internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, y
  • Notifica que ha efectuado ese registro a cada una de las partes contratantes designadas.

B) La solicitud internacional no cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo y su Reglamento

Sí la Oficina Internacional, detecta cualquier tipo de irregularidad (requisitos) en la solicitud remitida por la Oficinas Nacionales (Oficina de Origen), emitirá un “Aviso de Irregularidad” (oficio de requisitos), que remitirá al titular de la marca y a la Oficina de Origen, para que en un plazo de tres meses ésta se subsane:

  • Si se refiere a que los productos/servicios están mal clasificados y de su correcta clasificación se desprende la inclusión en una nueva clase, habrá obligatoriamente que cubrir las tasas correspondientes a ésta.
  • Si la Oficina Internacional considera que los productos o servicios no están redactados de acuerdo con el Nomenclator (pero sí incluidos dentro de la clase correspondiente) y el titular contesta ratificándolos, la OMPI los aceptará, pero la publicación se hará con la leyenda de “términos vagos a efecto de la Oficina Internacional”.

Cumplidos los requisitos, la OI deberá:

  • Otorgar un número internacional a la solicitud;
  • Registrar la marca en el Registro Internacional;
  • Publicar el Registro Internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, y
  • Notificar que ha efectuado ese registro a cada una de las partes contratantes designadas.

 Consecuencias del incumplimiento a los avisos de irregularidad (requisitos)

Es importante señalar que la consecuencia por el incumplimiento a cada uno de los avisos de irregularidad según sea el caso, dará lugar a la pérdida de fecha de presentación (fecha legal), otorgando en su lugar la fecha de la subsanación del defecto/irregularidad señalado.

Si son subsanados los defectos, se otorgará el número internacional, y se remitirán las solicitudes a cada una de las partes designadas en dicha solicitud. A partir de este momento, comienza la tercera fase de registro de la solicitud internacional; es decir, la tramitación nacional de la solicitud internacional, en la que cada uno de los países designados resolverá aplicando su legislación nacional.

Es importante saber que toda cuestión sustancial, como por ejemplo, determinar si la marca reúne las condiciones para obtener la protección o si está en conflicto con una marca anterior, se deja al criterio de cada parte contratante designada. En México se deberá atender al marco normativo interno, es decir a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

En el siguiente diagrama se muestran las funciones que realiza la OMPI como OI.

 

Etapa 3.

Una vez que la Oficina Internacional (OMPI) inscribe el registro internacional, da aviso de este acto a cada uno de los países u organizaciones intergubernamentales designadas por el solicitante. Si se eligió a México, el IMPI, a través de la DDM, actúa como Oficina Designada.

Recordemos que el Protocolo de Madrid contiene disposiciones cuya finalidad es homogeneizar cuestiones formales sobre la presentación de una marca, no para determinar la viabilidad o no de un registro de marca, ya que esto es potestad de cada parte contratante del Protocolo de Madrid.

Es por lo anterior que una vez remitida la solicitud internacional por la OMPI, comienza el procedimiento ante el IMPI a través de la DDM como Oficina Designada. A diferencia de las solicitudes nacionales, no es necesaria ninguna presentación inicial por parte del solicitante en las ventanillas de recepción del IMPI, ya que la Oficina Internacional remite la solicitud, al IMPI por medios electrónicos a la DDM.

La solicitud internacional se sujetará a una revisión de formalidades y cuestiones previamente revisadas por la Oficina Internacional, y será turnada al área de la DDM encargada del estudio de fondo, para que realice el análisis de registrabilidad de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

A partir de este momento la solicitud internacional comienza a regirse por cuestiones y legislación de derecho interno, tales como: envío de requisitos, impedimentos o anterioridades (denominados en virtud del protocolo “denegaciones provisionales”) y, en su caso, el otorgamiento del registro o la resolución que niega el registro como marca (denominada en virtud del protocolo “denegaciones definitivas”). Los plazos, tarifas, se rigen de igual forma por la legislación interna.

De no existir ningún oficio de requisitos/anterioridad/impedimento legal (denegación provisional), el Protocolo prevé que la solicitud se otorgue y se notifique a la Oficina Internacional dentro de los 18 meses siguientes (15). Sin embargo, de acuerdo al marco legal nacional que rige la materia, el plazo máximo de respuesta es de 6 meses.

Conforme a lo señalado por la Ley de la Propiedad Industrial, se puede comunicar al solicitante un oficio de requisitos/anterioridad/impedimento legal (denegación provisional), el cual puede estar fundado en la ley.

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